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【商標代理】協助申請人提交搶先註冊商標申請,也要負上刑責?


商標代理 申請人 搶先註冊商標申請

中國的搶先註冊商標申請情況十分常見,品牌大如New Balance、無印良品,都各自在中國遇上商標問題:如果品牌擁有人未有盡早在中國提交商標申請,常常會發現商標已經被不知名的第三方人士申請註冊。


針對這個長期問題,中國知識產權局近年已經採取各種措施來嘗試打擊搶註,而最近一宗中國法院的判決中,更裁定代理公司也要承擔責任,可說是把刑責進一步擴展!



為什麼會有人搶先註冊商標

一直以來中國都有搶先註冊的情況,原因不外乎是以下:

  1. 事先偷步註冊他人的商標,目標是在原有商標擁有人發現註冊不到商標後,以高價向對方賣出商標註冊

  2. 早於行業競爭對手申請註冊對方的商標,迫使對方停止使用有關品牌,摧毀對方的生意業務


由於商標註冊基本上採取先註冊先取得權利的機制,原有商標使用人如果發現有人偷偷申請註冊而又想要阻止對方,往往需要付出比起註冊費更高昂的費用以及相關證據(而且不一定可以成功),故此為了繼續使用品牌,不少人會選擇妥協,向搶先註冊方支付費用取回有關商標的註冊。有關的轉讓費用一般都可以超過人民幣10萬或以上,隨時是申請費用的最少100倍!



中國知識產權局應對搶註的措施

為了應對時常出現的商標搶先註冊的問題,中國知識產權局已經在近年採取了各種的措施,嘗試打擊搶先註冊的情況,例如透過修改中國商標法、加入針對懷疑是惡意註冊申請的專門處理條例等。


但由於中國商標申請量實在過於龐大,按官方公佈數字每日都有超過1萬宗的申請,所以局方審理案件時實在不可能排除所有以搶先註冊為目的的申請。


中國商標法 商標使用目的
中國商標法列明,如果申請商標不是以使用為目的(例如是搶先註冊他人商標),申請應該被拒絕

2024 最新發展:商標代理公司也要承擔法律後果?

而時間來到2024年4月,中國浙江人民法院在一宗有關商標侵權的案件中裁定,商標代理機構亦需要為協助註冊及管理有關的侵權商標而負上責任。


在案件中,內蒙古的一家茄士咩(羊絨布料)所持有的馳名商標「鹿王」被侵權,而涉事的兩家知識產權及商標代理公司在過程中參與替侵權方申請註冊商標、以及處理轉讓商標到一家香港公司。


法院認為,作為專業的代理公司,商標代理需要遵從並按照法規以及真誠地提供知識產權服務,並有責任衡量商標的潛在侵權風險。由於在服務的過程中,代理公司一般需要先評估申請情況再向客戶提供意見,故此在案件中,有關代理似乎是在明知到有機會侵權的情況下,仍為客戶提供相關服務,違反商標代理服務的準則。故此,法院判決代理公司同樣需要承擔責任。


這個判決除了能警告商標代理需要切實履行向客戶提供風險意見的責任外,同時亦清楚地告知公眾,應該盡量避免從事有機會侵權的行為(包括商標申請、商標轉讓等),以免需要負上相關責任及賠償。

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  • 商標申請(每一個類別):HK$2,000


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