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商標100問:(七)商標申請被拒絕,怎麼辦:商標改名


商標改名

有時候,商標申請可能因為商標本身有問題而令它不能夠被接納,又或者因為跟在先商標相似而被拒絕。在這些情況下,例如相似程度可能真得太高(在極端情況下甚至可能一樣),令提交書面答辯來說服商標註冊處這個做法變成不是最佳的選擇。如果沒有其他更好的選擇,更改商標名稱/圖樣,再重新提交申請,可能是值得建議的方法。


什麼時候會比較建議直接更改商標名稱、再提交申請?

更改商標名稱不是一個對全部人都通用的做法。我們通常在以下的情況下,才比較建議考慮:


- 商標是因為本身問題而不能註冊

如果商標是因為自身問題而被拒絕申請(例如純粹屬於描述性質,可參看我們另一篇文章:商標100問:(三)什麼商標不能註冊:描述性),在這情況下會比較難以用其他方法處理,更改商標名稱令它符合申請要求就會是一個比較好的策略。


- 商標是新的商標,仍未有大量投資金錢

不少公司在使用商標前未有考慮到需要註冊,故此往往在使用商標一段時間後才想到提交申請,但又往往因不同的原因而未能夠註冊成功。出於商業考慮,如果公司已經投入了不少成本去使用該商標(例如已經大量印製產品包裝、投入了金錢去宣傳等),公司就未必有意去改變商標名稱。另外,除了金錢上的考慮外,亦可能因為一部分消費者已經開始認知有關的商標,更改商標名稱需要重新建立品牌形象和市場認知度,在這個時候才改變商標,就不是一個好的選擇。


相反,如果商標是新的、亦未有開始使用,就沒有這個問題,公司可以再選擇用另一個商標來申請及使用。


應該怎樣去更改商標名稱?

要以更改商標名稱、再重新提交申請的方法來取得商標註冊,首要知道的是究竟先前申請被拒絕的原因是什麼。


應對因商標本身問題而遭到的拒絕,改名應該要:

  1. 避免商標是單純的描述性質

  2. 加入獨特的名稱,避免商標不具有獨特性

而應對因商標跟其他在先商標相似而遭到拒絕的問題,改名應該要:

  1. 刪除、避免或修改有關的相似文字/圖樣


實在想不到更改商標名稱的方向,應該怎麼辦?

我們明白要重新構想一個商標名稱、重新設計一個商標圖樣、絕對不是一件容易的事。如果有聘用logo設計/品牌取名公司的話,相對會比較輕鬆一點;但即使沒有的話,現在的科技發達,不少網上工具可以幫忙取名。例如我們近來看到有網上免費協助取名的網站(例如Namelix:namelix.com),運用AI技術,或者能夠幫助一下出點意見。


根據我們的經驗,不少商標申請人都會嘗試在商標中加上描述性質的字眼或圖樣,便當作是新的圖樣來提交申請。這裡我們要提醒一點:思路不要糾纏於在商標中加上有關行業/產品/服務的字眼,這樣對商標註冊是沒有幫助的。應該重點加入獨特的名稱/圖樣,而這些名稱圖樣最好是跟商標提供的產品/服務是無關的。


更改商標再提交申請前,需要:

檢索!由於商標的組成元素已經被更改,有機會出現新的問題、或者跟另外的在先商標有相似的部分,故此在提交新申請前,再進行一次商標檢索,以評估這一次申請成功的機會,對節省金錢及時間是十分重要的。如果可以的話,不妨多想幾個商標選擇,經檢索過後就會大概知道哪一個申請成功機會比較高,到時候再採用該商標去提交申請。


商標申請註冊諮詢

Actualis知行的專業商標服務

我們是一家具有大量商標案件處理經驗的專業知識產權顧問公司,專注提供商標服務。我們的深厚商標知識及經驗,來自處理過千宗不同行業案件的實戰,並能為不同公司或個人提供度身訂做的商標佈局策略及申請辦理。


如果你對商標註冊等事宜有任何疑問,歡迎聯絡我們免費諮詢:+852 9545 3177(電話/Whatsapp);ip@actualisip.com(電郵)



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